聚焦商标注册、审查、保护及商标代理实务——三友沙龙、天策沙龙、商标审查实务论坛及经典商标案例律师代理实务分享巡礼

三友沙龙聚焦非常规商标的注册与保护实务

　　随着品牌经济的蓬勃发展和市场竞争的日趋激烈，为了让商标标识更好地承载品牌特性，很多企业不满足于将商标局限于常规的可视性平面要素，开始不断寻求其它感官认知，三维标志、颜色组合和声音等非常规要素组成的商标越来越多地进入了公众视野。那么，非常规商标的概念是什么？如何注册和保护非常规商标？作为商标实务界的热点难点话题，非常规商标引发了大家的高度关注。

　　9月2日上午，由中华商标协会主办，北京三友知识产权代理有限公司承办的三友沙龙聚焦非常规商标的注册与保护实务，在唐山南湖国际会展酒店三层庆成厅举办。本次沙龙由中华商标协会副秘书长臧宝清主持，三友总经理党晓林致开幕词。

　　各演讲嘉宾围绕“非常规商标的注册与保护实务”这一主题，就如何在品牌战中先声夺人与参会者进行了交流。三友商标部副部长/商标代理人孙庆华介绍了非常规商标概况，她以“罗森便利店-颜色组合商标代理实务”为例，分享了非常规商标的注册申请实务经验；国家知识产权局商标局审查管理处副处长范亚利从审查角度分析了非常规商标注册申请中的常见问题及建议。她指出，目前对于非常规商标审查持慎重态度，需要长期大量使用获得显著性后才有可能核准。“立体商标拟核准注册的”“颜色组合商标全部审查结论”“声音商标拟发审查意见书或拟核准注册的”情况，需要经商标局审查业务会议决定；三友法律部副部长/律师石亚凯介绍了非常规商标的维权保护策略；北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长周波介绍并分析了非常规商标侵权诉讼案例。

　　在交流问答环节，与参会代表积极提问，嘉宾热情认真答疑，并就相关问题与演讲嘉宾进行深入探讨，在座参会代表纷纷表示受益匪浅，本次沙龙可谓座无虚席、人气十足，沙龙在一片掌声中圆满落下帷幕。

天策沙龙：《商标法》修法热点——在引入惩罚性赔偿机制的前提下商标近似审查取消与否对行业的影响

　　今年3月商标局发布“关于征求商标法修改意见的公告”，商标法修改再度引发关注，其中在引入惩罚性赔偿机制的前提下，商标近似审查取消与否对行业的影响成为业内关注的重点。在此背景下，9月2日下午，“天策沙龙：《商标法》修法热点——在引入惩罚性赔偿机制的前提下商标近似审查取消与否对行业的影响”论坛唐山南湖国际会展中心举行。

　　本场会议由北京君策知识产权发展中心主任汪泽担任主持，并在一场主题辩论中拉开了序幕，各嘉宾围绕“在引入惩罚性赔偿机制的前提下，商标相同近似审查取消与否对行业的影响”这一辩题展开了讨论。中央财经大学教授杜颖与北京市炜衡律师事务所高级合伙人吴新华作为支持取消方，提出了取消商标相同近似审查所带来的一些优点，并提出了取消相对理由审查后相应的配套措施。

　　上海大学副教授袁真富与腾讯科技（深圳）有限公司知识产权部副总监望娟的观点则是反对取消商标相同近似审查，他们分析了取消商标相同近似审查后的弊端，指出其导致的权利不稳定所带来的影响是非常巨大的。论述过各自的观点后，辩论进入了紧张又激烈的自由辩论环节，双方嘉宾就代替商标近似审查制度的配套措施等焦点问题进行了进一步的深入讨论，并在最后进行了总结发言。

　　精彩的辩论环节过后，中国品牌商标健康指标评价体系创始人王荔发布了品牌（商标）健康评价体系，并对产品进行了介绍。王荔指出，在中美贸易战的影响下，我国制造产品市场正面临着“竞争无序、消费无感、品牌无格”的“三无”局面，面对这样不容乐观的背景，知识产权的保护就显得尤为重要。品牌（商标）健康评价体系从品牌独特性、体系系统性、管理持续性和安全性四个指标对品牌商标的健康性作出评价，针对不同类型的用户有不同的应用场景。

　　随后，在场的观众对开场的辩论比赛进行了投票。投票结果出人意料，在“在引入惩罚性赔偿机制的前提下，商标相同近似审查取消与否对行业的影响”这场辩论中，反对取消一方的所得票数占比达到了68%，支持取消一方仅占32%。

　　结果出炉后，来自商标局、商标评审委员会、法院和代理机构的四位专家针对本场辩论中的观点进行了点评。国家知识产权局商标局法律处处长戴山鹏表示，该辩题也是本次商标法修改中的重要课题，本场辩论中，正方论点鲜明，论据充分，反方的反击也逻辑清晰，十分精彩。与一般没有最终答案的辩题不同，本次修法必将就这一问题探索出一个正确答案。

　　国家知识产权局商标评审委员会审查七处处长何敏指出，站在从业人员的角度，她认为现在商标申请量越来越多，对商标的审查工作也带来了一定的困难；从相关公众和商标申请人的角度来说，很多人们认为并不属于相似的商标，也会由于内容相同被判定为相同近似商标也是一大问题，判断标准难以统一所导致的现象不利于公信力的建立。

　　四川省高级人民法院知识产权庭庭长杨丽认为，司法作为流程的后端，从法院的角度讲，恶意大量囤积商标会给法院带来很大的压力。如果在商标注册的第一道防线就能解决这些问题，那么司法方面的压力也会有所减轻。

　　随后进行点评的是华进联合专利商标代理有限公司的合伙人黎叶，他坚决支持了反方的观点，从律师的角度讲述了自己的意见。他认为，双方并没有在引入惩罚性赔偿机制的前提下来进行探讨，如果能够在商标无效申请中引入败诉赔偿及西方的强制答辩制度等方案，情况将会大为不同。

　　最后，北京知识产权法院技术调查室负责人仪军提供了书面意见，表达了对反对取消一方的支持。他认为，不能为了加快而加快，在变更规则的时候要关注是否适应我国的国情，并考虑如何有效避免恶意注册，最后也应该考虑企业的维权成本问题，不能简单得出结论。

　　点评过后，四川省成都市天策商标专利事务所副所长李洁介绍了产品“知擎者”，并讲述了如何利用商标数据帮助机构或企业管理商标。目前，很多企业都面临着巨大的商标管理压力，“知擎者”通过大数据，可以科学有效地分类别监控企业，对其商标进行查询分析，快速直观地统筹管理。

商标审查实务论坛——从审查实务和企业实践角度解读商标恶意注册

　　商标恶意注册问题是此届中国国际商标品牌节当之无愧的的热点话题。9月2日下午，由国家知识产权局商标局、中华商标协会主办的分论坛商标审查实务论坛邀请国家知识产权局商标局商标审查管理处相关负责人、企业知识产权部门负责人和业界律师，从商标审查实务、企业品牌建设和提前防御、诉讼中如何应对等角度与观众分享了各方对商标恶意注册现象的遏制和应对。国家知识产权局商标局审查管理处处长郑海燕主持了论坛。

　　“商标局进行商标注册审查的立场是，对于明显扰乱商标注册秩序，破坏公共利益，侵犯消费者利益的恶意注册行为，在审查阶段要进行严厉的打击。”国家知识产权局商标局商标审查管理处副处长范亚利在演讲中介绍，商标局2016年起开始关注怎样打击恶意注册问题。“打击恶意注册有利于鼓励诚实守信、良性竞争，培育优秀品牌，建立良好的竞争秩序。”她说，近年来，商标局不断把打击恶意注册关口前移，通过调整审查程序、增加信息提示功能等方式在审查阶段发现恶意注册。然而，一些商标恶意注册情况很难被发现，同时，法律适用、处理也突显出一些问题。“比如有人申请‘六京’‘必味’‘居酱’三个商标，在包装上组合使用，形成‘六必居京味酱’的效果，在审查阶段很难被发现。”然而值得注意的是“商标局在审查阶段打击恶意注册的落脚点是维护商标注册秩序，对恶意注册行为进行打击，而不是保护某一主体的权利。”

　　而商标权利人该如何应对恶意注册？恒源祥集团知识产权中心副总监王耀世分享了中华老字号恒源祥应对恶意抢注的故事。“曾经有合作伙伴在结束合作以后，以我们一个子品牌的标志提交了商标注册申请，经历提交异议到最高人民法院宣判，5年时间我们赢得了诉讼，把子品牌保住了，但也给社会、企业造成了巨大损失和伤害。”对于恶意抢注事件，集团得到保护商标品牌、防止恶意抢注的启示：要加强商标品牌战略提前布局，强化合作伙伴和内部员工管理、严格合作伙伴的监测和惩罚、加强商标监测及时处理商标侵权信息。“我们呼吁各部门能与各企业一起携手遏制假冒侵权，帮助企业一起打击侵权，维护企业合法权益。”王耀世说。

　　曾在阿里巴巴任职，现在供职于中粮集团的高级法律顾问、知识产权事务负责人周多认为，恶意注册问题屡禁不止，与商标注册制度不完善相关。“在我国实行商标注册制度的大背景下，很容易导致恶意注册泛滥成灾。”他认为，商标注册在电商环境下，恶意注册使大量卖家的商品链接被投诉和删除，遭受巨大损失，电子商务市场公平竞争的职场秩序被破坏。“其中一种情况，如果企业不将商标赎回，抢注者可能会将商标卖给造假者，使商标价值受损。”周多设想，在今后的诉讼实践中，诚实信用原则能否独立适用、恶意注册是否可以作为独立要件、撤三案件中是否应考虑恶意因素、商标申请时能否考量可以注册4个问题或许能够在司法阶段更好地解决恶意注册问题。

　　北京恒都律师事务所律师袁红梅从法律规定、司法解释、审查标准等角度探讨了商标法四十四条一款有关“其他不正当手段”规定在恶意注册诉讼案件中的作用。同时她提出，“其他不正当手段“商标的申请注册，侵犯了商标真正权利人合法的民事权益，消耗大量的行政资源、司法资源、损害了公共利益，对该条款的规定，是否可以贯穿始终，如前置到审查、异议程序，后置的无效宣告、撤三以及固定年限等。

　　随后，国家知识产权局商标局商标审查管理处副处长王博介绍了商标实质审查质量相关问题。他介绍，国家知识产权局商标局通过创新审查质量管理机制，优化抽检工作流程；严格审查质量监督管理，防止重大审查质量问题发生；以外界审查质量问题投诉为线索，及时发现并处理审查质量问题；制定关于加强商标审查标准研究和业务指导工作意见；加强对各中心会议纪要的指导工作，促进审查结论一致性；规范受保护字符录入、当事人暂缓审查请求录入以及当事人异常名录系统录入工作；发布专项的审查指导意见，不断完善审查标准等方式，保障商标实质审查质量。

　　商标审查标准也是广大商标申请企业十分关注的问题，北京君合律师事务所合伙人马强分享了大量案例，就商标非显著要素审查标准问题谈了自己的看法。他认为，在非显著要素审查标准问题中，通用和描述性标识的法律地位，商标整体注册性和合法性问题，商标非显著要素在近似审查的排除，未注册商标的法律保护四个问题密切结合、有机统一。他希望，审查机构和法院能够关注，一些未注册商标有存在的合理基础，其理应适用更加统一的标准、当事人的使用状态应得到关注，给予未注册商标保护一个合理的基础和空间。

　　会上，中华商标协会副秘书长臧宝清发布了十大商标恶意注册典型案例。她表示，此次中华商标协会从商标局、商标评审委员会、北京知识产权法院、北京市高级人民法院、最高人民法院审理的案件中，选取十件恶意注册相关的案件，并在2018中国国际商标品牌节上发布，旨在进一步明确授权确权实务部门对恶意注册相关法律条款、审理标准的适用尺度，凝聚行业共识，探讨制止恶意注册的更有效途径，创造更为健康的商标授权确权环境。

　　十大商标恶意注册典型案例具体如下：

　　第一部分：商标局驳回案件

　　1、恶意抢注在先知名商标——威海地素贸易有限公司恶意抢注多件商标驳回案

　　2、恶意抢注公共通用名称、行业术语等——上海隽畅不正当占用公共资源恶意抢注多件商标驳回案

　　第二部分：商标评审委员会无效宣告案件

　　3、恶意抢注知名商标，攀附商誉——“NEW BALANCE”商标无效宣告案

　　4、恶意抢注名人姓名——“屠呦呦”商标无效宣告案

　　第三部分：北京知识产权法院典型案例

　　5、抢注代理人或者代表人商标——"博拉尼-康纳特BRANE-CANTENAC"商标无效宣告请求行政纠纷案

　　6、不以使用为目的的大量囤积——"UL"商标无效宣告请求行政纠纷案

　　第四部分：北京市高级人民法院典型案例

　　7、抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标——“片仔癀八宝丹”商标不予注册复审行政诉讼案

　　8、无使用意图的囤积——“sheer love十分爱”商标无效宣告请求行政纠纷案

　　第五部分：最高人民法院典型案例

　　9、对恶意摹仿驰名商标的，不受五年期限限制——“AUPU奥普”商标无效宣告行政纠纷案

　　10、恶意抢注名人姓名——“乔丹”商标争议纠纷案

现身讲述代理实务 以案共话法理焦点

　　9月2日下午，由中华商标协会主办、北京市律师协会商标法律专业委员会承办的商标律师沙龙在唐山举行。针对近期商标法律领域具有典型意义、复杂疑难、社会关注度高的实务案例，典型案例代理人亲自对案例进行解读，讲述案例背后的故事，从律师的角度以案说法，紧贴代理实务，分享代理经验和技巧，讨论热点焦点问题。

　　“商标代理应回归法律服务本意。”中华全国律师协会知识产权专业委员会副主任马翔表示，近年来非使用目的的商标注册申请呈现爆发趋势，整体趋势变化表现为由个别性、临时转向规模性、平台化、长期，主体上的变化由自然人、非同行转向企业、同行再转向代理机构，主观上的变化由搭便车、售卖转向同行恶意竞争手段、投资、找资金入口。马翔指出，目前商标代理行业乱象丛生，商标抢注行为日渐严重、屡禁不止，一些代理公司充当了推波助澜的角色，如代理公司一手托两家造成利益冲突，代理公司提交假证据或参与伪造证据和恶意抢注，互联网代理公司零收费低价竞争给审查部门带来巨大压力。“投资商标浪费大量行政和司法资源，严重扰乱商标代理行业正常秩序，甚至会严重影响国家知识产权战略实施。”马翔认为，只有律师可以代理从商标申请到商标确权诉讼的所有非诉、诉讼业务，最终形成完整的商标业务链，客户为了保证自身利益和案件的延续性，应将商标评审业务交给律师代理，甚至将评审前的异议、撤三及更进一步的注册申请业务也交给律师代理。

　　“老字号的发展是够应拘泥于传承关系。”北京瀚群律师事务所主任安筱琼以同庆号商标侵权纠纷为例进行分析并指出，长期中断使用的老字号标识失去了私权属性，标识本身成为公共资源，任何人均可自由使用；当来源混淆的指向超出了特定商标民事纠纷的当事人，既不指向原告方，也不指向被告方，而是混淆到外部第三方（历史上的老字号）来源时，就超出了我国商标法第五十七条第二项所要规制的范围。“我国实行申请在先主义的注册商标保护制度，作为一项法定权利，在先申请的商标经注册核准后，权利人即有权制止他人未经许可在商业中使用与注册商标相同或相近似的标识。”安筱琼表示，对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争；对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷，要尊重历史和维护已形成的法律秩序。老字号被注册为商标后，成为公共资源的标识又回归私权领域，不能为他人随意使用；重回私权领域的老字号标识，即便作为恢复了老字号的后人，使用时也要合理避让，仅能叙述使用而不能突出使用。

　　由于我国声音商标注册确权审查和司法实践刚刚开始，对于声音商标的审查标准备受业界关注。作为国内首例声音商标司法案件中的代理律师，北京观永律师事务所主任黄义彪指出，声音商标，是由乐音、非乐音、人声、自然界声音或其组合构成，能够通过听觉以区分商品或服务来源的标志。“声音商标的可注册性要件包括合法性、显著性、识别性、非功能性、在先性。”黄义彪表，一般情况下声音商标需经过长期使用才能取得显著特征，因此，经过较长时间的使用是通常声音标志获得注册的前提条件；同时，简单不应当成为声音商标不予注册的根据，国外典型声音商标注册例也都是比较简短鲜明的声音，一般在三四秒之间；冗长、复杂是声音商标注册的障碍，因为相关公众通常不大可能长时间集中精力辨别一个声音，而且类似的声音不符合相关公众一般注意力的认知原则；此外，仅由商品或服务自身性质产生的声音、为获得技术效果必需的声音和赋予商品或服务实质价值的声音属于功能性声音，不应予以注册。

　　当前，企业遭遇商标被抢注的情况屡有发生，北京正理律师事务所合伙人徐进以“强生”商标确认不侵权之诉案，分享了商标确认不侵权制度对规制商标恶意抢注的探索。“商标恶意抢注行为动因是能够互利，是通过侵犯它人在先权利而恶意取得，违反了诚实信用原则，扰乱市场竞争秩序，如果使这种行为不但不能互利，还因此出惨重代价。”徐进认为，除了除了确认不侵权还可以让抢注者赔偿，如果被告明知原告对涉案图案享有在先权利以及在先使用于涉案产品上，仍然利用原告未及时注册商标的漏洞，将其主要识别部分申请注册为商标，并以该恶意抢注的商标针对涉案产品发起投诉以谋取利益，以及欲通过直接售卖商标以获得暴利，这种获利方式并非基于诚实劳动，而是攫取他人在先取得的成果及积累的商誉，属于典型的不劳而获行为，该种通过侵犯他人在先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反了诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，应认定为我国反不正当竞争法第二条规定的不正当竞争行为。

　　关于诚实信用原则在商标行政案件中的适用问题，北京安杰律师事务所高级顾问陈志兴以“锦兰春”案和“AmCham”案为例指出，诚实信用原则是民商事活动的基本原则，商标法通过对相关条款的修改完善，对这一原则予以细化，故该款是对申请注册和使用商标的总体要求，商标法的各项具体制度设计都应当以此为基础，体现并维护诚实信用原则。但是，依照2014年商标法的规定，此款不是提出商标异议、请求宣告注册商标无效或者撤销注册商标的具体依据，因此实践中只能作为适用各项具体制度处理商标事宜的指导性原则。“商标法第四十四条的立法精神在于贯彻诚实信用原则及公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。该立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及无效程序的始终。”陈志兴认为，商标主管部门及人民法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，不予核准注册。

　　针对备受业界关注的定牌加工侵权案件的审查标准，北京中知律师事务所合伙人徐春江以“东风”侵权案为例，介绍了涉外定牌加工案件的特点，并总结了商标对比标准、商标识别标准、合理注意义务标准的案件审理思路。徐春江指出，定牌加工案件面临审理标准趋于统一、案件复杂多变，裁判标准日趋复杂的新挑战，目前我国主要的审理标准为商标对比标准、商标识别标准、合理注意义务标准。面对“东风”案具有自身的特殊性如首例国内品牌涉定牌加工由国内权利人起诉的案件，国内品牌曾被认定为驰名商标，两个商标权人在印尼进行了商标争夺诉讼，国内加工企业曾承诺不侵权等，法院判决合理平衡了三方利益，确保了权利义务对等；突破了“朴素正义”的束缚，实现了程序正义和实体正义的统一；统一了审理标准，使各方主体能够在明确的规则下有序开展经济活动，降低经营风险。

　　关于侵犯商标权损害赔偿探讨，北京高文律师事务所合伙人商家泉针对不同的侵权行为进行了分析。围绕侵权商品上同时使用原告商标及其自有注册商标时赔偿额的计算，商家泉表示，如果自有注册商标具有一定知名度，则可适用比例原则；如果自有商标完全没有知名度，则可适用全面赔偿；如果多部件组合商品中一个部件侵权，则可以参考专利案件中的分摊原则，综合考量最小可销售单元价值与全部价值来计算基础价值。在恶意侵权中，如果权利人怠于行使权力，需要考虑与有过失、过失相抵，如果超过2年时效未起诉，对侵权未及时制止，对所受损失亦有过错；如果被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。关于市场份额损失的情形及限制，商家泉指出，实践中销售量下降受多种因素影响，需证明具有“相当”因果关系，加害人必须对他的不法行为为相当条件的损害负赔偿责任，但对超过这一范围的损害后果不负民事责任。

　　在律师分享了经典案例及代理实务后，国家知识产权局商标评审委员会法务处调研员孙明娟、北京市高院知识产权审判庭的审判长孔庆兵和中央民族大学法学院副教授熊文聪分别针对各位律师、专家的论述进行精彩点评并指出，律师是我国商标法律保护探索和发展历程的重要参与者，在亲身感受中国商标法律实践取得的成就同时，也对中国商标法律理解和适用中的一些重要问题进行了梳理和思考，此次论坛便是从律师和代理人角度对商标法律进行解读的一种形式，具有较高的理论和实务价值。