请注意！超14000件商标申请被下发陈述理由令，你需要了解......
2021年07月06日来源：ACIP
>>> 引 言
图片来源：USPTO官网
今年6月8日，美国专利商标局（USPTO）向中国深圳一家知识产权代理机构下发陈述理由令（Order To Show Cause）[1]，基于其律师不具美国执业资格、代理商标申请时递交虚假材料、代理行为欺骗官方等理由，要求其在6月22日前答复，以“自证清白”，否则将受制裁，其代理的14017件申请中的商标将被删除。
此事一出，IP界为之震撼，这也给商标申请人敲响了警钟：法律不可儿戏，专业的事情还是交给专业人士。
>>> “瑕可损瑜”
事实上，这已不是USPTO第一次向中国代理机构下发陈述理由令。
2019年，USPTO共下发34条陈述理由令，对象全部为涉嫌“递交虚假材料、涉嫌欺骗官方”的中国申请人或代理机构。
2020年，这一数字达到了惊人的533条，占全年总量的99% [2]。
也许是这一现象震惊了美国相关部门，USPTO于今年1月发布研究报告《中国商标和专利：非市场因素对申请趋势和知识产权制度的影响》[3]。USPTO认为，商标注册补贴、恶意抢注、防御性申请等因素导致来自中国的商标申请骤增，对其商标审查和制度造成了一定的影响。
美国是目前少数采用使用在先商标保护原则的国家之一，高度重视商标的实际使用，对于商标使用的要求贯穿商标权利生命周期的始终。USPTO对于商标注册申请尤其是使用证据的审查也渐趋严格。
在鱼龙混杂的“商标红海”中，难免有非正规代理铤而走险，以低价吸引潜在商标申请人，为节约费用成本，在申请材料上弄虚作假，导致商标存在瑕疵，为商标被撤销及无效埋下隐患，既损害了商标申请人的权益，又扰乱了商标注册秩序。
本次USPTO对存在“造假、欺骗”等瑕疵的商标重拳出击，大有“杀一儆百”之态，商标审查，尤其是针对来自中国申请人和或中国代理机构的审查，必然更加严格。美国商标申请瑕疵有哪些类型、如何防范，笔者将在下文一一道来。
>>> 美国商标申请瑕疵的主要类型
1. 虚假使用声明
与中国不同，美国商标采用使用在先原则，这使得其商标制度设计与法律实务都将商标使用放在极为重要的位置。无论注册申请前、申请中还是后续的维护环节，对于商标使用的要求都贯穿始终。未实际使用的商标，无论使用证据造假出现在申请确权阶段，还是注册维护阶段，一经发现，官方可依职权或应他人申请，给予申请人一次自证的机会，经查确属造假的，该商标将不予注册或予以撤销，届时该商标权将被视为自始不存在。
基于已使用（1a：Use in commerce）为基础的注册申请，申请官费最低、操作简单、下证周期短，因此是虚假使用声明泛滥的“重灾区”。非正规代理申请的商标中超9成的造假均为此类。
若商标未实际投入使用，申请人为获得商标权利而伪造商标使用证据，递交虚假使用声明，会为商标权利的效力埋下“炸弹”。美国商标的申请文件和使用证据皆公示于官方数据库，所有人可进入官网核查相关文书和证据。若商标阻碍了其他正常的在后商标申请，在后商标申请人即可进行调查分析，若该商标确有使用证据不实的瑕疵，可以“该商标欺骗官方”为由向USPTO申请撤销该商标。
2. 虚假他国商业声明
若申请人暂无法提供商标使用证据，可选择以他国注册（44e：Foreign Registration）为基础申请商标，或转换申请基础为（44e）。若中国申请人基于中国商标注册为基础，在注册阶段仅需递交商标注册证即可，若基于其他国家/地区的商标注册，除需递交他国的注册证外，还需递交其在当地设有经营场所的商业声明。
实践中，因中国商标存量巨大，成功注册一个商标变得越来越困难。为加快美国商标获权速度，中国申请人通常选择中国以外的国家/地区作为（44e）基础进行转换，若在中国以外的国家/地区没有经营场所，则会铤而走险出具虚假的他国商业声明。此类虚假的商业声明公示于官方数据库，会给商标权利的稳定性埋下隐患。
相较提供虚假使用声明，提供虚假商业声明的情况较为少见。大部分情况下，转换他国注册基础是为规避提供使用证据不能的替代方案，在转换本国（在此可狭义理解为中国）注册也困难的情况下，中国申请人就会想到通过提供虚假商业声明，连同真实的他国注册证，利用这种“半真半假”的方式，来获得美国商标证书。若官方抽查或他人举报发现商业声明为假，商标注册将被依法撤销。
3. 商标申请范围过广
美国没有类似国内的商品/服务群组划分，虽采用尼斯国际分类，但USPTO认为尼斯国际分类的商品/服务描述仅能达到分类的作用，无法定义具体的性质、功能、销售渠道、消费群体等方面特点，因此往往要求申请人对描述较为宽泛的商品/服务项目进行细化，实际审查也会结合商品/服务的所述方面而进行。故美国申请指定商品/服务需根据实际使用需求进行挑选。
（注：美国商标至今仍保留本国分类，但仅有协助审查的功能，在此不赘述）
中国采用申请在先原则，对于商标申请的审查不考虑使用情况，只会审查商标是否近似，商品/服务是否类似，不考虑使用场景。因而在实务中，国内商标申请往往会采取“主动+防御”相结合的布局策略、尽可能多地指定商品/服务项目，以期覆盖更多类别、更多群组。不少申请人受国内商标申请习惯影响，在美国也申请远超出实际使用需求的商品/服务项目，导致后续大量商品/服务难以提交使用证据、面临商标撤销风险。
同理，诸如国内45个类别及群组全面覆盖、三年滚动注册、商标大量囤积等操作，若复制此种操作到美国，则没有意义，因为美国商标基于使用获得权利，在申请时无法提供使用证据，则难以获权；在注册后未在全部指定商品/服务上使用商标，即使注册未满3年，他人也可针对未投入使用的商品/服务提起撤销。此外，即使基于他国注册获权，若在注册后5~6年期间无法提供使用证据，商标注册也将失效。
>>> 美国商标注册需注意的事项
针对上述瑕疵与风险隐患，可从如下层面进行防范：
1. 重视使用
申请人在前期商标布局、注册申请、后续维护、维权等各个环节均需重视商标使用，注意持续留存商标使用证据，防止商标被官方从注册名单中剔除。
2. 按需注册
在美国商标注册及维护的各个环节，申请人均需遵守诚信原则，从实际使用需求出发选定商品/服务项目，避免证据造假、虚假声明。防止类似国内防御性指定商品/服务项目，导致后续无法提交使用证据，进而证据造假、陷入恶性循环。
3. 正规代理
申请人应委托正规的商标代理机构和有资质的美国律师办理美国商标事务，不要盲目追求低价。美国商标申请官费为250美元/类（规范商品/服务描述）或350美元/类（非规范商品/服务描述）。
>>> 美国商标购买需注意的问题
根据亚马逊品牌备案政策，跨境电商商家需持有美国商标主簿申请或注册，方可在亚马逊美国站备案品牌。部分商家为尽快在亚马逊上销售商品，也会考虑直接购买第三方已注册的美国商标。
那么要如何评估商标的稳定性和有效性呢？
在这种情况下，应委托正规商标代理机构对意向购买的商标进行全面“体检”或尽职调查，从以下方面对商标的相关信息进行充分核实：
1. 商标的样式是否与意图使用的样式一致？
如否，则需在购买完成后，按自行选定的样式重新申请注册；
2. 商标指定注册的具体类别和商品/服务是否完全符合需求？
如否，则需在购买完成后，按意图经营的类别和商品/服务重新申请注册；
3. 注册商标的申请基础，是否利用虚假的申请基础获得注册？
例：提供的使用证据是否为伪造的图片？是否基于虚假他国商业声明注册？如是，则建议另行选择；
4. 商标是否已在美国投入商业使用？声明的首次使用时间是否真实？
如否，则需另行选择。
意向购买方针对上述信息进行一一排查后，方可放心购买受让。
华进商标事业部吴晓佳、刘琴、王田对本文亦有贡献。
参考文献：
[1] USPTO, “ORDERTO SHOW CAUSE In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co.,Ltd.”, June 8, 2021,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Show-Cause-order-In-re-Yusha-Zhang.pdf.
[2] USPTO, “Ordersissued by the Commissioner for Trademarks,” 2021,
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks.
[3] USPTO, “Trademarksand Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IPSystems,” January 13, 2021,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf.
作者单位及来源：郑露 华进律师事务所 吴昊昊 华进商标事业部
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